美國(guó)是西方發(fā)達(dá)國(guó)家中至今還在其專利法中堅(jiān)持實(shí)行“先發(fā)明”制度的唯一國(guó)家。

　　近年來(lái)，在國(guó)際專利協(xié)調(diào)問(wèn)題上，美國(guó)一直站在專利法國(guó)際協(xié)調(diào)、甚至建立統(tǒng)一專利審批制度的立場(chǎng)上。而從專利法的國(guó)際協(xié)調(diào)角度來(lái)看，“先發(fā)明”制度完全是美國(guó)獨(dú)特的制度，在國(guó)際上并沒(méi)有市場(chǎng)。在這一點(diǎn)上，美國(guó)堅(jiān)持“先發(fā)明”制度似乎與其國(guó)際協(xié)調(diào)的政治目標(biāo)不盡一致。而且，一般來(lái)講，“先發(fā)明”制度增加了專利申請(qǐng)的費(fèi)用，同時(shí)也延長(zhǎng)了專利授權(quán)的期限。那么，美國(guó)究竟為什么堅(jiān)持這一制度呢？

　　一、不同意見(jiàn)

　　美國(guó)國(guó)內(nèi)對(duì)于“先發(fā)明”制度存在的必要性也是存在疑問(wèn)的。例如，Toshiko Takenaka 認(rèn)為，盡管美國(guó)在法律制度上采用的是“先發(fā)明”制度，而實(shí)際上超過(guò)99%的申請(qǐng)案是在“先申請(qǐng)”制度下審查授權(quán)的，因此，美國(guó)在實(shí)踐上實(shí)行的也是“先申請(qǐng)”制度。而相比來(lái)說(shuō)，其他國(guó)家實(shí)行的“先申請(qǐng)”制度更為簡(jiǎn)單明了。同時(shí)，由于小發(fā)明的申請(qǐng)人更難提供在先發(fā)明的足夠證據(jù)，因此，“先發(fā)明”制度不利于那些申請(qǐng)簡(jiǎn)單發(fā)明的小發(fā)明人。還有，由于這一制度的存在，也耽誤了專利審查的時(shí)間，造成了審查周期的延遲。由于保持了自己技術(shù)秘密的發(fā)明人在這一制度下可以威脅專利權(quán)人的權(quán)利，這一制度也有專利權(quán)不確定的缺陷。最后，從國(guó)際協(xié)調(diào)上看，美國(guó)一國(guó)堅(jiān)持“先發(fā)明”制度也與國(guó)際協(xié)調(diào)的政治要求不相符合。目前歐洲和日本這兩個(gè)大局都實(shí)行的是先申請(qǐng)制度。1

　　二、支持這一制度的理由

　　相比而言，更多的美國(guó)司法界人士是支持這一制度的。美國(guó)前專利局局長(zhǎng)唐納德W 本納 （Donald W Banner）認(rèn)為，實(shí)行先發(fā)明制度主要有以下幾點(diǎn)好處。一是可以保證發(fā)明人有一年的“寬限期”（grace period），從而保護(hù)發(fā)明人在一年的時(shí)間里能夠避免公諸于眾的不利影響，同時(shí)也可以給發(fā)明人在這一期限內(nèi)考慮是否申請(qǐng)或著出售其發(fā)明的權(quán)利，從而提高了專利的“效率”；
二是可以保證在后申請(qǐng)人“宣誓在先”（swear behind）的權(quán)利，而這一權(quán)利已經(jīng)是一種廣為美國(guó)發(fā)明人所習(xí)慣、接受的權(quán)利；
三是，拋棄了先發(fā)明原則必然導(dǎo)致發(fā)明人在產(chǎn)生了發(fā)明設(shè)想時(shí)就要申請(qǐng)專利（filing on conception），從而使很多發(fā)明人進(jìn)行無(wú)效率的申請(qǐng)，既使他們喪失了評(píng)估發(fā)明商業(yè)價(jià)值的機(jī)會(huì)，也提高了尤其是中小發(fā)明人的獲得專利的費(fèi)用。2 他還指出，另外，在絕對(duì)新穎性的原則下，也就是在“先申請(qǐng)”制度下，美國(guó)的專利審查員在審查專利案時(shí)，可能根本無(wú)從知曉破壞美國(guó)專利新穎性的外國(guó)申請(qǐng)。美國(guó)專利的確定性還會(huì)被即便是未印刷的知識(shí)、在外國(guó)使用和銷售的產(chǎn)品所破壞。他由此夸張地提出，有關(guān)專利的訴訟費(fèi)用將會(huì)大量增加。

　　針對(duì)先發(fā)明原則下對(duì)于“新穎性”之訴的不同意見(jiàn)，他提出，事實(shí)上，只有千分之一的專利進(jìn)行了新穎性訴訟，其中只有80%最終通過(guò)復(fù)審委員會(huì)（Board）進(jìn)行了裁決。而其中，又只有41%的決定有利于在后申請(qǐng)一方。因此，

　　沒(méi)有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價(jià)而另搞一套以擴(kuò)大公知公用技術(shù)為代價(jià)的體系。

　　反對(duì)先申請(qǐng)制度的另一個(gè)焦點(diǎn)集中在對(duì)小發(fā)明人的保護(hù)上。他認(rèn)為，大企業(yè)并不依賴專利戰(zhàn)略。他引用了前聯(lián)邦巡回上訴法院主審法官豪威•馬凱（Howard Markey）的觀點(diǎn)。馬凱法官認(rèn)為，許多大公司并不需要專利制度。他們可能也要專利，但只是當(dāng)作保護(hù)性措施，是為了對(duì)抗那些可能發(fā)明某些公眾需要的東西并且獲得專利，從而使大公司被迫與其談判的小公司，而不是將專利用到生產(chǎn)線上。大公司更愿意在規(guī)模、服務(wù)、數(shù)量、財(cái)政支持和促銷方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，而不是專利方面。3托馬斯 史密斯也認(rèn)為，先發(fā)明制度最大限度地保護(hù)了中小發(fā)明人的利益。

4

　　三、評(píng)論

　　美國(guó)先發(fā)明制度的主要法律依據(jù)是專利法102條b款。該款規(guī)定，“（除非）在美國(guó)申請(qǐng)專利的申請(qǐng)日前一年前，該發(fā)明已經(jīng)在本（美）國(guó)或者外國(guó)有過(guò)同樣的專利或者在印刷的出版物上公開(kāi)（described），或者在本（美）國(guó)公開(kāi)銷售過(guò)或者已為公眾使用，（發(fā)明人都應(yīng)該被授予專利權(quán)。）” 從這一條的規(guī)定可以看出，美國(guó)專利的新穎性和創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)實(shí)質(zhì)上是相對(duì)的。也就是說(shuō)，“在（“先發(fā)明”）制度下，一個(gè)外國(guó)的申請(qǐng)不能影響一個(gè)美國(guó)申請(qǐng)（的新穎性和創(chuàng)造性），除非并且只到該申請(qǐng)人以英語(yǔ)在相應(yīng)的美國(guó)專利申請(qǐng)日之前申請(qǐng)了美國(guó)專利。5

　　由此，如果美國(guó)放棄了“先發(fā)明”制度，一方面，美國(guó)專利的新穎性就會(huì)成為絕對(duì)的，相對(duì)于美國(guó)專利的“在先技術(shù)”就會(huì)大量增加，而由于外國(guó)相應(yīng)專利即便是只早一天申請(qǐng)，也會(huì)破壞美國(guó)專利的新穎性，這就可能會(huì)嚴(yán)重破壞“許多美國(guó)專利合法性并且降低所有專利的可靠性”。筆者以為，盡管從某種角度上講，這一條的規(guī)定反映了美國(guó)專利制度對(duì)于專利權(quán)利確定性的追求，但從國(guó)際專利法律協(xié)調(diào)的角度看，這一原則的實(shí)質(zhì)是通過(guò)縮小美國(guó)專利審查的“在先技術(shù)”范圍，從專利制度角度盡最大可能保護(hù)了美國(guó)技術(shù)在美國(guó)市場(chǎng)上的壟斷地位。同時(shí)，也促使外國(guó)申請(qǐng)人早日以英語(yǔ)申請(qǐng)美國(guó)專利，盡快在美國(guó)以英語(yǔ)公開(kāi)其技術(shù)。

　　而小發(fā)明人保護(hù)的問(wèn)題則是司法實(shí)踐中產(chǎn)生的具體問(wèn)題。從立法形式上來(lái)看，根本無(wú)法確定該條對(duì)于小發(fā)明人有什么特殊的保護(hù)。應(yīng)該說(shuō)，“先發(fā)明”制度對(duì)于小發(fā)明人都是有利有弊的，這一制度對(duì)于大公司和小公司的保護(hù)沒(méi)有實(shí)質(zhì)上的差別。盡管一年的“寬限期”可能給小發(fā)明人帶來(lái)利益，但司法實(shí)踐中的舉證等問(wèn)題也可能給他們帶來(lái)麻煩。世界各國(guó)的實(shí)踐也沒(méi)有表明“先申請(qǐng)”原則就不利于中小企業(yè)的申請(qǐng)。

　　總之，“先發(fā)明”制度的實(shí)質(zhì)恰如唐納德W 本納所說(shuō)的那樣，關(guān)鍵不在于節(jié)省訴訟費(fèi)用，而在于新穎性對(duì)比文件的范圍。

　　那么，美國(guó)堅(jiān)持“先發(fā)明”原則的基礎(chǔ)是什么？其立法的考慮必然反映其社會(huì)的要求。從這一角度看，筆者以為，美國(guó)堅(jiān)持這一原則的背景在于以下幾個(gè)方面。一是英美法的傳統(tǒng)法哲學(xué)觀念的支配。盡管美國(guó)的憲法草創(chuàng)者托馬斯•杰弗遜否定了知識(shí)產(chǎn)權(quán)是人的自然權(quán)利的哲學(xué)，而僅僅把其作為促進(jìn)社會(huì)福利和財(cái)富增長(zhǎng)的一種工具性的手段，6但是，不可否認(rèn)，勞動(dòng)產(chǎn)生權(quán)利的觀念在美國(guó)法的哲學(xué)中仍然起著重要的作用。在這種哲學(xué)的影響下，先發(fā)明者擁有權(quán)利具有最大的合理性。其次，如前所述，是保護(hù)本國(guó)利益的需要。專利法102條b的實(shí)質(zhì)是給了美國(guó)發(fā)明人一個(gè)一年的寬限期，按照Case and Materials on Patent Law一書(shū)的說(shuō)法，就是“有時(shí)可能起到保護(hù)本國(guó)發(fā)明者利益的作用。”7

　　同時(shí)，這樣的設(shè)計(jì)，既避免了外國(guó)人在其本國(guó)專利到期的情況下，還能享有美國(guó)專利，又使外國(guó)人盡快到美國(guó)以英語(yǔ)申請(qǐng)專利，最大限度地促進(jìn)專利技術(shù)在美國(guó)以英語(yǔ)公開(kāi)。最后，也是最重要的基礎(chǔ)是美國(guó)科技發(fā)展以及司法資源的現(xiàn)狀。這兩者決定了美國(guó)不會(huì)放棄“先發(fā)明”原則。圍繞著“先發(fā)明”原則，美國(guó)法院創(chuàng)造出了一系列的概念來(lái)在訴訟程序中證明“先發(fā)明”。這必然造成訴訟成本的上升。但正如本納指出的那樣，“沒(méi)有必要為了節(jié)省這么小的訴訟代價(jià)而另搞一套以擴(kuò)大公知公用技術(shù)為代價(jià)的體系。”也就是說(shuō)，對(duì)于美國(guó)司法界來(lái)講，綜合考慮，這樣的訴訟成本是值得的，它縮小了“公知技術(shù)”的范圍，保護(hù)了自己的市場(chǎng)。從社會(huì)發(fā)展的現(xiàn)實(shí)來(lái)看，美國(guó)科技研究發(fā)展的實(shí)力居于世界領(lǐng)先地位。其科研的深入程度和廣泛程度是發(fā)展中國(guó)家甚至多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家難望項(xiàng)背的。當(dāng)然，盡管如此，其本國(guó)的科研單位也不可能就所有的課題衍生部分進(jìn)行深入研究，也不可能全部申請(qǐng)專利。但是，一旦這些科研單位發(fā)現(xiàn)有外國(guó)申請(qǐng)人申請(qǐng)了美國(guó)專利，那么，一方面，由于專利申請(qǐng)這一行為本身就證明了該發(fā)明的市場(chǎng)前景，美國(guó)國(guó)內(nèi)發(fā)明人也就不再需要對(duì)其進(jìn)行“衡量”，而可以直接利用一年的“寬限期”申請(qǐng)同樣的專利并且獲得專利權(quán)，另一方面，由于美國(guó)的科研具有點(diǎn)多面寬的特點(diǎn)，他們往往可以較為從容地利用美國(guó)法院創(chuàng)造的一套概念體系，證明自己是在先發(fā)明人，從而贏得專利權(quán)。

　　針對(duì)這一現(xiàn)狀，可以認(rèn)為，盡管美國(guó)專利局關(guān)于專利國(guó)際協(xié)調(diào)的立場(chǎng)不會(huì)變，這一立場(chǎng)決定于其追求“國(guó)際專利”的根本利益 8，但是，美國(guó)也不會(huì)輕易放棄“先發(fā)明”的原則。

　　基于以上認(rèn)識(shí)，筆者以為，中國(guó)在與美國(guó)進(jìn)行的國(guó)際協(xié)調(diào)和談判的過(guò)程中促使美國(guó)放棄先發(fā)明原則，符合我國(guó)以及廣大發(fā)展中國(guó)家的整體利益。美國(guó)堅(jiān)持這一制度的理論基礎(chǔ)的弱點(diǎn)在于其宣稱的對(duì)于中小發(fā)明人的保護(hù)，因此，從這一角度出發(fā)，拿出確實(shí)的證據(jù)證明“先申請(qǐng)”制度的優(yōu)點(diǎn)或者兩種制度的優(yōu)缺點(diǎn)比較是可行的。在國(guó)際協(xié)調(diào)不可避免的前提下，參考美國(guó)專利法的做法，我們也可以采取相應(yīng)的立場(chǎng)以保護(hù)我國(guó)發(fā)明人的利益。例如，在專利對(duì)比文獻(xiàn)的語(yǔ)言上，美國(guó)的判例就作出了限制。我國(guó)是否也可以考慮從某種角度出發(fā)，在“絕對(duì)性”原則的基礎(chǔ)上，充分利用專利的“地域性”原則，進(jìn)行某種程度的限制，從而能促進(jìn)外國(guó)以中文公布其發(fā)明，也盡最大可能保護(hù)我國(guó)技術(shù)壟斷我國(guó)的市場(chǎng)。

　　【注釋】

　　1Patent Harmonization: Comments on Issues Posted by the USPTO; CASRIP Newsletter. Spring/Summer 2001,pp7-8

　　2 What will happen if the United States adopts a first to file system? What do we get and what do we lose with patent harmonization? Dec 14,2001 University of California, Boalt Hall School of Law, Berkeley.

　　3 See footnote No 2

　　4 面向21世紀(jì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)制度國(guó)際研討會(huì)，1998年10月28—30，北京，“關(guān)于協(xié)調(diào)的評(píng)論”。

　　5同注3。

　　6 See Walter Hamilton, Investigation of Concentration of Economic Power: Patents and Free Enterprise 21(TNEC Monograph No.31)(GPO,1941)(quoting Thomas Jefferson)Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp34,WestGroup.

　　7 Martin J. Adelman, Case and Materials on Patent Law, pp300, WestGroup.

　　8筆者曾就這一問(wèn)題有文討論，見(jiàn)專利局編《審查業(yè)務(wù)通訊》，2001年第3期。

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